Diritto commerciale - Generalità, varie -  Redazione P&D - 02/03/2018

Contraffazione indiretta - Silvia Vitrò

NOZIONE
Si parla di contraffazione indiretta quando il prodotto o procedimento brevettato non è sfruttato direttamente dal soggetto terzo, il quale, tuttavia, fornisce ad altri soggetti i mezzi necessari all’attuazione dell’invenzione brevettata.
Vi è, dunque,
contributory infringement quando condotte in sé lecite (come la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto) sono univocamente destinate ad attuare l’invenzione brevettata, o comunque quando l’autore del contributo alla contraffazione è a conoscenza che la destinazione finale dei mezzi forniti è idonea a riprodurre l’oggetto della rivendicazione brevettuale.

In pratica, per esemplificare, la contraffazione indiretta si verifica:

  •   Nel caso di produzione e commercializzazione di pezzi di ricambio (non protetti, a loro volta, da brevetto), ma destinati ad operare all’interno di un meccanismo o procedimento brevettato;

  •   Nel caso di invenzioni di nuovo uso di un composto noto. Se il composto può avere due differenti usi e uno solo è brevettato, allora la fabbricazione e la vendita del composto sono lecite (poiché potenzialmente destinate all’uso non brevettato) e la contraffazione sussiste solo con riferimento al secondo uso (brevettato) e in capo all’acquirente che lo utilizzi a tal fine per ragioni commerciali (e non per uso personale) e al venditore consapevole di tale illecita destinazione.

    Per calare queste ipotesi nella realtà industriale, si può avere, ad esempio contraffazione indiretta nel settore meccanico quando vi è fornitura di parti non brevettate di macchine che, nel loro insieme, sono però protette da brevetto. Analogamente, nel settore chimico la realizzazione e fornitura del c.d. “intermedio” non brevettato, ma utilizzato da terzi per produrre un trovato farmaceutico protetto da brevetto.

    DISCIPLINA
    La contraffazione indiretta è ora regolata in Italia da commi 2bis, 2ter, 2quater dell’art. 66 CPI, come introdotti dalla legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti ” del 3 novembre 2016, n. 214, in vigore dal 25 Novembre 2016
    -
    ART. 66 CPI:

    1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
    2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il
    procedimento, nonchè di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione
    2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1 (Limitazioni dell’esclusiva brevettuale: atti privati, sperimentazioni,...)

Prima dell’introduzione di queste norme, cioè prima del novembre 2016, non vi era una specifica regolazione della contraffazione indiretta in Italia (diversamente da altri ordinamenti stranieri, come quello americano, nei quali era espressamente disciplinata).

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza si erano più volte occupate della contraffazione indiretta, individuando la sua base giuridica in una serie di norme del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.2.2005, n. 30), che appaiono presupporla:

Art. 66 - Diritto di brevetto
Art. 67 - Brevetto di procedimento
Art. 124 - Misure correttive e sanzioni civili
Art. 129 - Descrizione e sequestro
L’esclusiva brevettuale
Art. 66, comma 1, c.p.i. - Diritto di brevetto
«I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice»
Il brevetto di procedimento
Art. 67, comma 3, c.p.i.
«quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari»
Misure correttive e sanzioni civili
Art. 124, comma 4, c.p.i.
«Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno»
La descrizione e il sequestro

Art. 129, comma 1, c.p.i.

«Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate»

Dalle norme indicate si deduce che l’esclusiva brevettuale comprende e riserva quindi al titolare della privativa anche la predisposizione e la fornitura di mezzi che all’attuazione dell’invenzione siano univocamente destinati.

DOTTRINA
La dottrina
ha ritenuto che la fornitura al terzo contraffattore (o contraffazione indiretta o contributory infringement) di componenti (meccanici o chimici) non brevettati ma essenziali alla realizzazione del prodotto finito (macchina o composto) brevettato, costituisce contraffazione solo se il fornitore è consapevole della destinazione univoca dei singoli pezzi alla contraffazione del brevetto.
La dottrina ha dunque individuato, quali
requisiti per la configurabilità della contraffazione indiretta:
-
l’essenzialità del componente fornito alla realizzazione del prodotto finito;
-la
consapevolezza del fornitore della destinazione dei singoli pezzi alla contraffazione del brevetto.
Vi è stata non uniformità di teorie riguardo alla
destinazione del componente alla realizzazione del prodotto finito, nel senso che essa debba essere o meno univoca.

GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza
riteneva generalmente che dovessero sussistere due requisiti ai fini dell’accertamento della contraffazione indiretta:
-requisito oggettivo
-requisito soggettivo
Per la sussistenza della contraffazione indiretta occorre la compresenza:

.di un elemento materiale, ossia la produzione di un elemento assolutamente necessario alla realizzazione dell’oggetto lesivo del brevetto da parte di un terzo,

.dell’elemento soggettivo della consapevolezza, in capo al produttore e venditore di tale componente materiale, della destinazione univoca del componente fornito alla violazione del brevetto.
Tale consapevolezza può essere reale (se effettivamente la destinazione è univoca) o presunta (se la destinazione non è univoca, ma il fornitore sa o presume che il
componente verrà inserito in un prodotto finito o in un procedimento che viola il brevetto).
Dunque, riguardo
all’elemento soggettivo, laccertamento della sussistenza della contraffazione indiretta non presentava particolari problemi nel caso in cui il contraffattore indiretto realizzasse e fornisse mezzi che potevano essere esclusivamente utilizzati in modo contraffattivo.

Laddove invece sussisteva anche la possibilità di utilizzi leciti dei mezzi, l’unica pronuncia disponibile della Corte di Cassazione sul punto faceva riferimento alla consapevolezza del fatto che i mezzi fossero destinati all’uso contraffattivo, consapevolezza rinvenibile anche nel caso in cui l’uso contraffattivo fosse presumibile usando l’ordinaria diligenza, così da eliminare la necessità di una vera e propria intenzionalità in capo al fornitore dei mezzi.

CASISTICA 1)Elemento soggettivo

Consapevolezza della “destinazione univoca” del componente all’inserimento nel prodotto o procedimento contraffattorio

Cass. 24 ottobre 1956, n. 3387, Roncuzzi v Pasté:
Costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale la fabbricazione e il commercio di parti della macchina brevettata, anche se non brevettabili o cadute in pubblico dominio, se la fabbricazione e lo smercio sono fatti con riferimento alla m acchina brevettata, e se dette parti sono destinate univocamente ad essere usate in contraffazione del brevetto.”

Corte di Appello di Milano (23 Giugno 1992)
Una responsabilità del fabbricante per concorso alla contraffazione compiuta dagli utilizzatori che si avvalgono di mezzi da lui prodotti per violare un brevetto altrui presuppone necessariamente che questi non abbiano alcuna altra lecita possibilità di impiego o se lecitamente utilizzabili per altro risultato siano realizzati con riferimento al ritrovato brevettato e con univoca e intenzionale destinazione alla sua attuazione”.

Cass. 1° novembre 1994, n. 9410,
“E’ stato ritenuto responsabile in concorso nella realizzazione dell’illecito il fornitore dei disegni dell’impianto con la consapevolezza della loro destinazione alla perpetrazione dell’illecito”.

Corte di Cassazione (12 Giugno 1996 n. 5406)- Sidermes-
Chi pone in commercio prodotti o strumenti idonei ad essere utilizzati per realizzare un metodo da altri brevettato, ma suscettibili anche di usi obiettivamente non confliggenti con la sfera di protezione brevettuale, non concorre nella violazione eventualmente compiuta dagli acquirenti di tali prodotti o strumenti se non è dimostrata la consapevolezza che egli abbia dell’uso illecito ad opera degli acquirenti stessi”.

Tribunale Roma 4/5/2006:
Ove un brevetto rivendichi un pannello di calcestruzzo caratterizzato dalla presenza, al suo interno, di flange metalliche per aumentarne la resistenza e munite di fori ad una certa distanza per migliorarne l’ancoraggio al calcestruzzo, la produzione e commercializzazione nelle varie forme possibili delle sole flange (in sé non coperte da tutela brevettuale), accompagnata dall’elemento soggettivo della consapevolezza del fornitore che l’acquirente le inserirà all’interno di pannelli di calcestruzzo secondo l’insegnamento del brevetto, ne costituisce contraffazione indiretta.
In particolare, la contraffazione indiretta è ravvisabile tutte le volte in cui si produce non
l’intero prodotto, ma un suo componente, non brevettato e specificamente destinato a realizzare un bene direttamente in contrasto con l’invenzione, così che il componente sia essenziale per realizzare l’invenzione brevettata.
E la forma dei componenti rispetto al profilo del pannello oggetto di brevetto e la presenza di fori nelle flange idonei alla migliore collocazione nei pannelli, consentivano al fornitore di comprendere che la produzione di quei componenti era
destinata all’inserimento all’interno dei prodotti contraffattori”.

Tribunale di Cuneo (3 Maggio 2008)
Non costituisce contraffazione, neppure indiretta, di un brevetto, la condotta resistente nella fornitura di componenti di un prodotto che, pur potendo venir impiegati per la realizzazione di un prodotto operante secondo gli insegnamenti di un brevetto anteriore, non siano univocamente predisposti e destinati alla violazione della privativa altrui”.

Tribunale Venezia 29 ottobre 2008
Ricorre l'istituto del contributory infringement quando chi è denunciato di contraffazione non produca direttamente il bene oggetto di brevetto, ma realizzi comunque un diverso bene, la cui specifica funzionalità sia di realizzare il prodotto oggetto di privativa. Nel caso di specie infatti il macchinario prodotto dalla resistente non è direttamente coperto da privativa industriale, ma è stato realizzato in modo tale da essere immediatamente funzionale alla realizzazione del prodotto (tavole per ponteggi) oggetto del brevetto di titolarità della ricorrente.

L’elemento soggettivo può consistere anche in una colposa negligenza, laddove i mezzi forniti non siano univocamente destinati ad utilizzi illeciti, ma il fornitore avrebbe dovuto, con l’ordinaria diligenza, accorgersi che l’uso in quel caso sarebbe stato illecito.

Tribunale Milano 16/5/2011- EC&C Technologies/Siirtec Nigi-:
Ipotesi di contraffazione indiretta (contributory infringement), posto che appare pacifico che l'impianto di produzione di ammoniaca fornito da Siirtec Nigi s.p.a. ad ENEL per la centrale termica di Torrevaldaliga risulta applicato al trattamento degli ossidi di azoto presenti nei fumi di combustione secondo il metodo SCR e cioè esattamente per gli scopi perseguiti dal brevetto EC&C.
Al di là dell’intenzionalità nella compartecipazione all’illecito intesa come consapevolezza di operare per rendere possibile la contraffazione da parte del terzo, può assumere rilevanza anche un atteggiamento di colposa negligenza, laddove l’utilizzazione illecita si rendeva particolarmente evidente sulla base delle specifiche circostanze di fatto.

La consapevolezza che il procedimento sarebbe stato utilizzato nella centrale Enel emerge dalla documentazione prodotta (notizia tratta dal sito internet della Siirtec Nigi, con cui si dava annuncio della fornitura dell’impianto alla centrale Enel per trattare i fumi delle caldaie; documento di Siirtec Nigi relativo all’utilizzazione dell’impianto per il trattamento degli ossidi di azoto e dunque per finalità corrispondenti a quelle del brevetto”.

Oppure l’elemento soggettivo può addirittura consistere nell’induzione, da parte del fornitore, all’effettuazione di utilizzi contraffattori dei mezzi forniti.
Tribunale Milano 25/6/2010 Dimetomorf-:
Costituisce contraffazione indiretta di un brevetto diffondere materiale promozionale e pubblicitario nel quale si offre un prodotto contenente
Dimetomorf (non coperto da brevetto e di cui sono possibili usi non coperti da brevetto) con l’invito ad utilizzarlo sempre con rame o Folpet, laddove tali combinazioni sono coperte dai diritti di brevetto”.

Tribunale Milano 24/4/2014:
Il Tribunale di Milano ha affermato che vi è contributo alla contraffazione anche nel caso in cui il prodotto può avere un uso multiplo e solo uno dei molteplici usi può essere considerato contraffazione, non gli altri. In tal caso sussiste contributo alla contraffazione qualora vi sia stata una induzione alla contraffazione da parte del produttore nei confronti dei clienti, invitandoli ad utilizzare il prodotto nella modalità protetta dal brevetto”.

Tribunale Genova 4/7/2016 Eurosider/Carservice-:
“L’attrice è titolare di un brevetto concernente un metodo di verniciatura a spruzzo in azoto, la controparte fornisce apparecchi (un generatore di azoto e un riscaldatore) di per sé non coperti da brevetto, ma utilizzabili per effettuare la suddetta verniciatura a spruzzo.
La responsabilità del venditore può essere affermata in quanto risulti la sua consapevolezza
dell’impiego cui erano destinati gli attrezzi forniti.
L’onere di tale prova incombe sull’attrice e concerne l’uso degli strumenti per effettuare la verniciatura a spruzzo con propellente all’azoto e non anche il carattere illecito di tale uso, cioè il fatto che il metodo fosse coperto da brevetto (infatti la protezione brevettuale opera a prescindere dalla concreta conoscenza da parte dei terzi anche nel caso di contraffazione indiretta).

La prova è raggiunta perché il fornitore non ha saputo spiegare quale utilizzo alternativo pensasse potessero fare i suoi clienti di quegli apparecchi. Inoltre detti aparecchi erano pubblicizzati come attrezzi idonei alla verniciatura a spruzzo”.

2) Elemento oggettivo

Requisito per la configurabilità della contraffazione indiretta è l’essenzialità del componente fornito alla realizzazione del prodotto finito
Cassazione civile sez. I 19 ottobre 2006 n. 22495
Costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di detto macchinario, con la precisazione che per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la sussistenza della contraffazione nella produzione e commercializzazione di particolari
dischi, costituenti la parte caratterizzante - "il cuore" - dell'invenzione di un più complesso macchinario, da altri brevettata, e dichiaratamente destinati dal contraffattore alla vendita quali pezzi di ricambio di quel macchinario).

Tribunale Roma 13/3/2006 Peka/Siderplast-:
“Si tratta di dispositivi destinati ad essere montati su mobili angolari.
Si realizza la contraffazione indiretta quando venga realizzata solo una parte
dell’invenzione brevettata, che sia essenziale per la sua esecuzione e sia rivolta esclusivamente o, quanto meno, univocamente a realizzare la contraffazione.
La parte convenuta non ha neppure indicato una possibile diversa utilizzazione di
quei dispositivi”.

Tribunale Torino 13 maggio 2012 e 15/6/2012 Nespresso Italiana/Casa del Caffè Vergnano:
Compie atti di contraffazione anche chi si limita a produrre un solo componente di un più complesso dispositivo brevettato a condizione, però, che ne risulti inequivoca la destinazione (nel senso che il suo impiego coincida necessariamente con l'infrazione della privativa) così che per aversi contraffazione indiretta è necessario che la riproduzione cada sugli elementi che realizzano l'insegnamento brevettato. Non si può ulteriormente ampliare il concetto di contraffazione indiretta e arrivare alla conseguenza paradossale di ritenere in contraffazione anche il produttore e fornitore di elementi assolutamente banali di comune utilizzo”.

Si tratta del caso della combinazione di una capsula di ingredienti ed una macchina per bevande, in cui la forma della capsula non risulta oggetto di brevetto, mentre la violazione del brevetto altrui si avrebbe laddove la capsula sia idonea ad essere inserita e accoppiata ai dispositivi di estrazione e infusione (questi sì brevettati).

In realtà non vi è contraffazione diretta da parte di alcuno, perché l’inserimento della capsula nella macchina è effettuato dai privati consumatori dopo l’acquisto della macchina (dunque dopo l’esaurimento dei diritti di brevetto).
Né sarebbe comunque configurabile una contraffazione indiretta, perché non è dimostrato che le capsule in questione siano univocamente destinate alle macchine del gruppo Nestlè, apparendo compatibili anche con macchine di altre imprese.

Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, non sembra necessaria la verificazione in concreto di un atto di contraffazione diretta a valle, cioè la realizzazione di un prodotto idoneo ad attuare un altrui brevetto integra di per sé la contraffazione indiretta, senza che sia necessario, per considerarla illecita, che il terzo acquirente effettivamente ponga essere la contraffazione diretta

Tribunale Torino 10/11/2004- Peri/Faresin-:
Caso del puntello di tipo telescopico, munito, sulla superficie esterna del tubo interno, di una scala di misura. Lo scopo dell'invenzione è di proteggere il più possibile dai danneggiamenti la scala di misura sul tubo interno". La soluzione consiste nel fatto che essa "è disposta, come nastro di misura, in una scanalatura sul tubo interno", con una serie di ulteriori vantaggi, tra i quali la sua rapida ed agevole sostituibilità in caso di danneggiamento od usura ovvero ove sia necessario utilizzare diverse unità di misura.
La parte convenuta produce puntelli muniti della scanalatura e destinati ad accogliere la scala di misura. I sostegni Faresin, quindi, ancorchè privi di nastro di misura predispongono mezzi specificamente ed unicamente destinati ad attuare l'invenzione e sono, dunque, realizzati in contraffazione del brevetto Peri secondo i principi della c.d. "contraffazione indiretta", trattandosi di prodotto idoneo ad essere utilizzato per realizzare un metodo da altri brevettato e tale da comportare la responsabilità del suo fabbricante quantomeno per concorso nella contraffazione.
E' irrilevante che possa non esservi la prova del concreto inserimento della scala da parte degli utilizzatori
”.

Tribunale Bologna 3/3/2006:
La contraffazione indiretta comporta una soglia anticipata di tutela rispetto alla attività di contraffazione vera e propria: la fornitura od offerta di mezzi singolarmente non protetti dalle rivendicazioni importa una forma di violazione dei diritti del titolare già di per sé perfetta, ossia indipendentemente da1 fatto che poi una contraffazione diretta del brevetto venga posta in essere da1 terzo acquirente”.

Tribunale Milano 5/3/2015 Gima-Ima/Cama-:
“L’invenzione riguarda la testa di presa per un robot utilizzabile in una macchina per l’imballaggio di articoli alternando un articolo dritto con un articolo ribaltato di 180°, in modo da guadagnare spazio e ottimizzare lo sfruttamento dello spazio all’interno delle scatole.
La macchina Gima applica il metodo suddetto e agisce su capsule da caffè diritte e ribaltate. La difesa Gima afferma che le violazioni del brevetto sarebbero da
escludere, poiché le macchine non sono mai state messe in funzione in Italia ma solo negli U.S.A. o in Canada, dove i brevetti non estendono la loro efficacia. Tale rilievo, tuttavia, non appare risolutivo, poiché la realizzazione di un prodotto idoneo ad attuare un altrui brevetto di procedimento integra di per sé una contraffazione (c.d. contraffazione indiretta o contributory infringement) di quest’ultimo”.

Luogo di commissione dell’illecito
Corte Appello Milano 16/7/1999 (confermata da Cass. 3/4/2003 n. 5112):
“E’ contraffattoria l’attività di intermediazione, effettuata in Italia, relativamente a un principio attivo farmaceutico brevettato, che tuttavia non transitava neppure per l’Italia, essendo realizzato in un Paese dove il brevetto non esisteva e da lì spedito in un altro Paese dove il brevetto parimenti non esisteva, considerato che il ritorno economico dell’operazione sarebbe avvenuto in Italia: e ciò in base alla regola per cui l’esclusiva brevettuale attribuisce al suo titolare non solo il diritto di “attuare l’invenzione”, ma anche quello di “trarne profitto nel territorio dello stato.

La decisione è stata criticata, considerato che il comportamento di chi opera sul territorio dello Stato per favorire la collocazione su di un mercato estero di beni provenienti da un altro mercato estero possa considerarsi vietato solo in presenza di un passaggio commerciale in l’Italia”, ovviamente relativo al prodotto contraffattorio e non a una sua componente lecita.

Tribunale Bologna 3/3/2006:
Ne1 caso di specie, risulta che l'utilizzazione del ricambio in questione è avvenuta all'estero, in Thailandia, ovverosia al di fuori dell'ambito di protezione del brevetto (brevetto europeo), giacché, pur essendo concretamente stato fabbricato ne1 territorio dello stato italiano, risulta poi commercializzato all’estero, in Thailandia. In proposito, deve ritenersi che acquisti rilievo la commercializzazione (avvenuta all'estero) piuttosto che la produzione”.

IL NUOVO ARTICOLO 66 CPI
La legge n. 214 del 3/11/2016
, di ratifica dell’Accordo sull’UPC, ha introdotto nell’art. 66 CPI tre nuovi commi. Il primo è il seguente:

2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

Il corrispondente art. 26 dell’Accordo istitutivo dell’Unified Patent System, Bruxelles 19/2/2013 (e che riprende l’art. 26 della Convenzione di Lussemburgo del 15/12/1975) recita:
(1) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor’s consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect”.

Mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione.
Mezzi: tale espressione appare riferibile non solo a dispositivi, ma più genericamente a fasi dell’invenzione, per cui il contributo alla contraffazione può essere riferito sia ad un brevetto di prodotto, sia ad un brevetto di processo.

Conformemente all’art. 124, 4° co., CPI (richiamato dai lavori preparatori della legge 214/2016), secondo cui: “con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno”.

E d’altra parte, anche se il leading case della giurisprudenza italiana (Cass. 5406/1996 Sidermes) riguardava un brevetto di processo, pronunce giurisprudenziali successive esaminavano anche brevetti di prodotto.
Elemento indispensabile dell’invenzione e necessario per la sua attuazione:

Non vi è più, dunque, il riferimento (precedentemente elaborato dalla prevalente giurisprudenza) a mezzi univocamente destinati alla contraffazione e, cioè, non anche suscettibili di usi non contraffattivi.
Sembra quindi possibile un’interpretazione per cui, anche ove si tratti di mezzi suscettibili di usi non contraffattivi, ove il fornitore sia consapevole (o dovrebbe esserlo usando l’ordinaria diligenza) che essi saranno destinati ad un uso contraffattivo, questi sarà responsabile di contraffazione indiretta.

La modifica dell’art. 66 dunque conferisce una protezione più ampia al titolare del brevetto, consentendogli di bloccare il terzo che produce un elemento indispensabile per l’invenzione anche se non univocamente destinato all’attuazione del brevetto (come d’altra parte già ammesso da una parte della giurisprudenza precedente). Elemento indispensabile e necessario per l’attuazione dell’invenzione (o, come, nell’art. 26 dell’Accordo UPC, elemento essenziale) non è qualsiasi elemento delle rivendicazioni brevettuali, ma quello che realizza l’insegnamento brevettato.

In tal senso la giurisprudenza precedente:
.Cass. 22495/2006:
“Le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato.

.Tribunale Torino 13/5/2012: “Per aversi contraffazione indiretta è necessario che la riproduzione cada sugli elementi che realizzano l'insegnamento brevettato. Non si può ulteriormente ampliare il concetto di contraffazione indiretta e arrivare alla conseguenza paradossale di ritenere in contraffazione anche il produttore e fornitore di elementi assolutamente banali di comune utilizzo (quali le viti o altre comunissime componenti meccaniche)”.

Il terzo deve avere conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o essere in grado di averla con l'ordinaria diligenza: L’elemento soggettivo consiste nella conoscenza o presunzione di conoscenza delle destinazione dei mezzi alla realizzazione dell’invenzione.

L’espressione “ordinaria diligenza” sembra interpretabile in senso molto ampio, estesa a più settori e fonti di informazione. Si può discutere sul grado di diligenza richiesto.

Territorio:
Il legislatore italiano ha utilizzato un’espressione diversa da quella dell’art. 26 Accordo UPC (“territorio di uno Stato cui l’invenzione sia protetta”, invece che territorio di uno degli Stati Membri Contraenti in cui l’invenzione ha effetto”) e inoltre nella norma italiana il riferimento al territorio è stato spostato nella parte finale (cioè con riferimento allo svolgimento dell’attuazione del brevetto e non con riferimento alla fornitura dei mezzi).
Si potrebbe interpretare nel seguente modo:
-
nell’art. 26 è vietato fornire, all’interno del territorio di uno degli Stati Membri Contraenti, i mezzi per l’attuazione dell’invenzione nel territorio stesso (“therein”); -nell’art. 66, co. 2 bis, CPI potrebbe apparire vietata l’attività del fornitore anche se svolta in un altro Paese (UE o extra UE), purchè poi l’attuazione dell’invenzione avvenga in un qualunque Paese (UE o extra UE) in cui l’invenzione sia protetta.
Si potrebbe, dunque, verificare il caso in cui l’atto di fornire i mezzi e quello di attuare l’invenzione avvengano in differenti giurisdizioni.
Il Regolamento CE n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni

extracontrattuali (Roma II), all’art. 8 dispone: “1. La legge applicabile all'obbligazione 1extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la

protezione è chiesta. 2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario”.

Sembra più opportuna una interpretazione, più conforme all’art. 26 dell’Accordo UPC, secondo cui sia preso in considerazione il contributo del fornitore che abbia avuto luogo in Italia con riferimento ad una invenzione protetta anche in Italia, potendo l’attuazione dell’invenzione avere luogo anche nel territorio di un altro Stato, UE o extra UE, in cui l’invenzione sua parimenti protetta.

Anche in questo modo, comunque, la protezione sembra essere più ampia di quella che era stabilita dalla giurisprudenza precedente all’emanazione della nuova norma.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.
Mezzi costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio:

Non può trattarsi semplicemente di mezzi liberamente disponibili sul mercato in quanto suscettibili anche di usi legittimi.
Infatti, il precedente comma 2 bis comprende già tale categoria, richiedendo solo mezzi indisp
ensabili e necessari per l’attuazione dell’invenzione e non anche che si tratti di mezzi univocamente destinati all’attuazione. Inoltre, se il comma 2 bis facesse riferimento unicamente a mezzi il cui uso è univocamente contraffattivo, sarebbe superfluo richiedere che il fornitore abbia conoscenza della destinazione dei mezzi.

Pertanto, il comma 2 ter (“prodotti che si trovano correntemente in commercio”) si riferisce ad una categoria più ristretta.
L’art. 26 dell’Accordo UPC recita: “(2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25”.

Staple commercial products” è espressione che richiama beni di largo consumo, vere e proprie commodities o materie prime, in uso nella vita di tutti i giorni, liberamente ottenibili sul mercato e suscettibili di numerosi usi e applicazioni nei settori della tecnica.

In questi casi, il comma 2 ter prevede che il fornitore dei mezzi sia responsabile di contraffazione indiretta solo ove induca l’uso contraffattivo.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo

68, comma 1”.
L’art. 26 dell’Accordo UPC recita: “(3) Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1”.
L’art. 68, co. 1, CPI recita: 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purchè non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente
”.
Si tratta, dunque, delle limitazioni alla privativa brevettuale, costituite dall’uso privato, l’uso sperimentale e la c.d. eccezione Bolar.

Pertanto, la nozione di “soggetto non avente diritto all’attuazione dell’invenzione” non coincide con quella di “contraffattore”, potendo trattarsi anche di soggetti non autorizzati all’attuazione dell’invenzione, ma scriminati in forza delle predette limitazioni.

Ma il comportamento del contraffattore “contributivo” resta illecito anche quando la condotta del destinatario del contributo non sia perseguibile.
E, quindi, per ritenere illecita la contraffazione indiretta non è necessaria la commissione di un atto di contraffazion
e “a valle”, perché il soggetto che agisce a valle potrebbe essere scriminato dalla violazione del brevetto, senza che questo impatti sulla illegittimità della condotta del fornitore dei mezzi “a monte”.

Queste osservazioni rilevano per due questioni dibattute in sede europea:
-I limiti della liceità della condotta di coloro che forniscono le sostanze necessarie
allo svolgimento dell’attività dello sperimentatore o del genericista, laddove i fornitori operino in maniera strutturata e su larga scala, piuttosto che produrre piccole quantità di prodotto specificamente su richiesta degli sperimentatori;
-
La tematica della stampa 3D, oggi spesso agevolmente praticabile anche a livello “privato”: se infatti la stampa effettuata da un privato di un elemento tutelato da brevetto è in sé scriminata, in assenza di una destinazione commerciale, tale non è la fornitura dei mezzi diretti a consentirne l’effettuazione, e quindi in particolare la fornitura del file contenente le istruzioni alla stampante dirette alla realizzazione dello specifico elemento contraffattorio.

GIURISPRUDENZA successiva all’introduzione della nuova norma di cui all’art. 66 CPI

Tribunale Milano 10/9/2017 Fresenius Kabi Oncology/Eli Lilly&Company-: L’attrice chiedeva che fosse accertato che il farmaco antitumorale che essa intendeva porre in commercio - Pemetrexed Fresenius Kabi- non costituisse contraffazione della porzione italiana del brevetto EP1313508, di titolarità della resistente.
Il PEMETREXED FRESENIUS era un medicinale generico del farmaco Alimta,
commercializzato da ELI LYLLI CO sin dal 2004. Quest’ultimo era un sale specifico di pemetrexed, il pemetrexed disodio, il cui principio attivo, il pemetrexed appunto, aveva proprietà terapeutiche antitumorali.
ELI LILLY CO aveva promosso molteplici contenziosi in Paesi esteri nei confronti delle case farmaceutiche che avevano immesso, o erano in procinto di immettere in commercio, prodotti contenenti sali di pemetrexed diversi dal pemetrexed disodio.
Il CTU
, dopo un’argomentata ed approfondita analisi, ha affermato che il pemetrexed diacido in associazione con trometamina, componenti caratterizzanti il prodotto FRESENIUS, non può essere considerato un’ovvia sostituzione tecnica equivalente a quanto è oggetto di EP’508, alla luce dell’insegnamento brevettuale, “strettamente limitato all’uso del solo pemetrexed disodio in associazione a vitamina B12 sempre nel trattamento antitumorale”.

La resistente ha dedotto nella memoria di costituzione anche la sussistenza di una contraffazione indiretta poiché il PEMETREXED FRESENIUS fornirebbe i mezzi relativi ad un elemento indispensabile per l’invenzione e necessario per la sua attuazione, mezzi rappresentati, secondo la resistente, dagli Anioni di pemetrexed, ottenuti mediante dissoluzione nella soluzione glucosata, essendo, viceversa, a sua detta, irrilevante che il mezzo fosse costituito dal pemetrexed diacido anziché dal pemetrexed disodio.

La legge 214/2016 ha modificato l’art. 66 del c.p.i., introducendo il comma 2-bis.... La disposizione recepisce sostanzialmente le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza in tema di contraffazione indiretta, richiedendo, ai fini del riconoscimento della contraffazione indiretta, da un lato, la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell’invenzione e, dall’altro, la consapevolezza in capo al terzo della destinazione di tali mezzi ad attuare la invenzione.
La CTU
...ha escluso anche la contraffazione indiretta, osservando, in sintesi:
-con riguardo al mezzo relat
ivo ad un elemento indispensabile dell’invenzione, che esso non può essere individuato nell’anione del pemetrexed poiché l’invenzione è limitata “all’uso del pemetrexed di sodio”, che è principio attivo diverso da quello utilizzato dal prodotto Fresenius;
- per quanto concerne la soluzione in cui ricostituire e diluire i due prodotti, nella descrizione e negli esempi del brevetto è indicata unicamente una soluzione salina (cioè una 10 soluzione acquosa di cloruro di sodio 0,9%) in cui ricostituire e diluire il prodotto e nessuna menzione viene fatta riguardo ad una possibile ricostituzione e diluizione in altri liquidi per infusione. Il Prodotto Fresenius riporta esclusivamente la ricostituzione e la diluizione in soluzione glucosata al 5%, che è un liquido per infusione chimicamente diverso, e non equivalente, alla soluzione salina.

Contemporaneamente, questo tema, inerente ad una Swiss-type second medical use claim (nuovo uso di un comporto medicale noto), relativa al Pemetrexed disodio, è stato affrontato negli altri Paesi europei:
-
In Germania la Regional Court di Dusseldorf ha ritenuto che l’uso di Pemetrexed diacido invece che Pemetrexed disodio costituisca violazione del brevetto di Eli Lilly, ma poi la Higher Regional Court di Dusseldorf ha ritenuto che non vi fosse né contraffazione diretta, né contraffazione per equivalenti; la Federal Court of Justice ha rimesso il caso alla Higher Regional Court;
-
Nel Regno Unito la Suprema Corte ha, nel luglio 2017, ribaltato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo sussistere la contraffazione del brevetto europeo; -Anche il Tribunale distretuale dell’Aja ha dichiarato, nell’ottobre 2017, che i prodotti generici di Pemetrexed diacidi di Teva e Fresebnius Kabi violano il brevetto di Eli Lilly (che riguarda l’uso di disodio Pemetrexed in combinazione con vitamina B12 per il trattamento di alcuni tipi di cancro ai polmoni), ritenendo che l’essenza dell’invenzione sia nella riduzione degli effetti collaterali causati dal Pemetrexed, a causa dell’aggiunta di vitamina B12, mentre ha poca importanza la forma (salata o acida) in cui il prodotto è immesso sul mercato (diacido invece che disodio).

Tribunale Milano 21/12/2015:
Ordinanza di disposizione di CTU
Dopo aver preso atto di alcuni risultati del
la descrizione cautelare (per es.: “In considerazione di quanto sopra (nell’ipotesi che sia effettivamente dimostrato che la macchina Da Kong è conforme al brevetto Da Kong e/o alla dichiarazione Tellaroli), la macchina da Kong è in grado di implementare il metodo della rivendicazione 1, per cui interferisce con essa in modo contributivo -contributory infringement”-), il giudice ha disposto CTU, richiedendo di accertare, tra l’altro, la natura e le caratteristiche del contributo tecnico che Sunrise ha offerto alla realizzazione dell’apparecchiatura della resistente (avendo la difesa ricorrente esplicitamente allegato in udienza l’ipotesi del “contributory infringement”);

CONCLUSIONI
Si ritiene che l’entrata in vigore dell’UPC farà aumentare le cause in materia di contraffazione indiretta, sia perché (come in Italia con la novità legislativa su descritta) la fattispecie della stessa è stata meglio delineata, sia perché una decisione del Tribunale Unitario può portare chiarezza ed evitare decisioni contrastanti tra i vari Stati membri.