Diritto commerciale - Proprietà intellettuale, industriale -  Sabrina Peron - 09/08/2017

La capacità distintiva del marchio e la sua decadenza per non uso effettivo - Trib. Milano, 16.05.2017, n. 5448

E’ noto che ai sensi dell’art. 13 CPI (D.Lgs. 30/2005), non è ammessa la registrazione come marchi di segni privi di carattere distintivo e, in particolare, “a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;  b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
Dove per
indicazioni generiche, si intendono i nomi comuni dei prodotti adottati come marchio (facendo attenzione che il nome generico di un prodotto è sì privo di capacità distintiva per quel prodotto, ma potrebbe invece averla se abbinato a prodotti diversi);
indicazioni descrittive, si intendono quelle espressioni /locuzioni che richiamano i caratteri essenziali del prodotto o le sue prestazioni.
La capacità distintiva di un marchio, va considerata nella sua dimensione dinamica: essa difatti varia nel tempo, potendo aumentare o diminuire, in virtù delle modalità e del contesto con le quali e nelle quali il segno viene utilizzato. In considerazione di tali fattori dinamici, l’art. 13 CPI stabilisce che occorre far riferimento alla capacità distintiva posseduta dal segno alla data di deposito della domanda di registrazione. A tale ultimo riguardo, la migliore dottrina ha tuttavia puntualizzato, benché in “linea di principio la capacità distintiva debba essere valutata con riferimento al momento del deposito della domanda, di fatto la data rilevante è, nel caso, di azioni di nullità o decadenza, contro il marchio, quella dell’inizio della causa” (Scuffi-Franzosi, 2014, 158).
In virtù di tale previsione, il Tribunale di Milano, nella sentenza qui in commento, ha ricordato che “affinché un marchio possa essere ritenuto nullo” è “necessario che l’assenza del carattere distintivo sussista all’epoca della registrazione dello stesso”. Nella fattispecie decisa dal Tribunale, era stata eccepita la nullità del marchio “super glue”, perché ritenuto privo di capacita distintiva, trattandosi di un marchio consistente nel mero accostamento di “due termini inglesi (l’accrescitivo super ed il sostantivo glue, colla”)”, che si “limitano a descrivere una colla con particolari capacità adesive”.
Il Tribunale, tuttavia ha osservato che il marchio super glue risultava “registrato dal 1981” e che, pertanto, la “sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 13 C.p.i. deve essere verificata con riferimento a tale momento”. Tuttavia, le produzioni documentali allegate dall’attore, prendevano in considerazione il “contesto commerciale attuale” e non erano, quindi, “idonee a dimostrare la carenza di distintività ab origine, considerando altresì l’ampio lasso di tempo decorso dal momento della registrazione” (1981) “all’instaurazione della causa di merito” (2013). In particolare, la sentenza puntualizza che gli elementi probatori addotti dall’attore, ossia, la circostanza che:
la conoscenza della lingua inglese sia ormai diffusa tra la popolazione italiana al punto che il consumatore medio può agevolmente cogliere il significato del termine super glue;
nel linguaggio corrente dei destinatari finali le colle a base cianoacrilica (come quella oggetto di contestazione) vengono tutte identificate con la denominazione super glue,
nulla provano sulla “portata distintiva che il marchio oggetto di causa aveva sul territorio nazionale al momento del deposito della domanda di registrazione, ovvero nel lontano 1981. Ciò a maggior ragione in considerazione della rapida evoluzione del mercato, nonché della notevole diffusione della lingua inglese negli ultimi decenni”.
Conseguentemente, è stata rigettata la domanda attorea per carenza dei presupposti necessari “per la dichiarazione di nullità del marchio – super glue – al di là di ogni possibile valutazione della successiva perdita di capacità distintiva connessa alla diffusa (ed attuale) utilizzazione della denominazione quale termine generico delle colle cianoacriliche, non oggetto di specifica domanda”.
Con riguardo, invece, alla domanda di decadenza del marchio per non uso effettivo quinquennale ex art. 24 CPI, si osserva che la ratio della norma è data dall’esigenza di impedire che “fenomeni di accaparramento dei marchi, trasformino la tutela corrispondente in strumento di distorsione del gioco concorrenziale” (Ubertazzi, 2016, 296). In altre, parole, lo scopo della norma è quello di evitare “riserve prolungate di marchio, prive di alcuna utilizzazione ed evidenza sul mercato” (Cass. civ., n. 24637/2008).
Con riguardo, invece, all’effettivo utilizzo, questo deve consistere in un impiego del marchio che “sia almeno idoneo a modificare la situazione del mercato e, cioè, potenzialmente adatto a incidere sulla sfera dei concorrenti” (Cass. civ., n. 7970/2017; Cass. civ., n. 16647/2008). L’utilizzo del marchio deve quindi “modalità ed intensità tali da conservare individualità al prodotto e testimoniare una certa presenza sul mercato dell'impresa” (Cass. civ., n. 4434/1977; cfr. anche Trib. Bologna, 22.09.2015, n. 2742, “per impedire la decadenza non è sufficiente che l’uso del marchio avvenga in funzione distintiva, ma è necessario che esso sia volto a conquistare una quota di mercato”). Non è invece richiesto che il “marchio, per decadere, abbia completamento perduto la sua capacità distintiva” (Cass. civ., n. 7970/2017).
La prova del mancato uso del marchio, grava sulla parte che ne eccepisce la decadenza, la quale può essere assolta anche in via “indiretta e presuntiva, purché con la prova di circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso” (Cass. civ., n. 2866/1984), in particolare - come osservato dal Tribunale di Milano - l’art. 121 C.p.i. autorizza la prova mediante presunzioni semplici, tra le quali si annovera “l’assenza del marchio nel catalogo dell’impresa titolare”, in uno con la circostanza che la documentazione prodotta dalla parte convenuta “non pare idonea a comprovare un fatto impeditivo della decadenza” (nel caso in esame si trattava di documentazione che attestava l’utilizzo del marchio per prodotti non destinati al mercato italiano, ma oggetto di importazione parallela e originariamente rivolti al mercato inglese o francese, come poteva evincersi dalla “dicitura in lingua straniera presente sulle confezioni dei campioni fotografati”). Peraltro sulla prova presuntiva si segnala un’altra recente decisione sempre del tribunale di Milano, che valuta come “elementi idonei a provare il non uso quinquennale, e dunque la decadenza del marchio ai sensi dell’art. 24 c.p.i., la dimostrazione dell’inconferenza dell’oggetto sociale dell’impresa titolare del marchio con i prodotti e servizi che il marchio è chiamato a contraddistinguere e l’assenza presso il registro UIBM di atti di valorizzazione del marchio, quale ad esempio la concessione in licenza d’uso a terzi” (Trib. Milano, 23.05.2017, n. 5782, in www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Da ultimo, si noti che l’art. 27 C.p.i. stabilisce che se i “motivi di decadenza sopravvengono solo per una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, la pronuncia di decadenza riguarderà solo questi” (cfr. Scuffi – Franzosi, 2014, 293).
Tuttavia, la decadenza del marchio non corrisponde necessariamente alle “singole categorie merceologiche o di servizi che compongono la declaratoria operata dalla Carta di Nizza, dovendo la verificazione dei prodotti essere svolta tenendo conto della omogeneità funzionale dei beni e della loro finalità, anche in relazione ai diversi beni costituzionali che tali beni e servizi finiscono per servire” (Cass. civ., n. 13170/2016, in una fattispecie in cui era stata eccepita la decadenza parziale, per non uso, dei marchi limitatamente ai prodotti e servizi editoriali per l'informazione e ai giornali quotidiani, di cui alla classe n. 16, la Corte ha rilevato che “quello tra la stampa pubblicitaria (funzionale al diritto costituzionale dell'iniziativa economica) e la stampa d'informazione (strumento di realizzazione del diritto costituzionale all'informazione) appare una distinzione sicuramente meritevole di tutela e, quindi, anche di fondamento ed affermazione della possibile decadenza di una privativa protetta che, per non essere stata utilizzata in funzione di un bene di rilievo, ne perde la protezione, anche se relativamente ad un peculiare settore di esso. Nella specie: gli stampati con finalità informativa generalistica, diretta a consegnare al pubblico dei suoi fruitori, notizie ed informazioni nei vari settori della comunicazione pura”).
 
In ogni caso la decadenza (a differenza della nullità) non opera ex tunc, retroagendo al momento in cui si è realizzata la fattispecie estintiva (Ubertazzi, 2014, 306).

Sentenza tratta da:
http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/marchio-registrato-nullita-per-assenza-di-capacita-distintiva-e-decadenza-per-non-uso/#.WYsi_1VJaHs